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2010
25
Ott

Teoria e pratica di una ''descrizione di Brevetto''

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(nota[1])
 
L'invenzione, secondo me, deriva direttamente da un certo ozio,
forse addirittura da una certa pigrizia.
Agatha Christie
 
Il Decreto Legislativo del 10-2-2005 n. 30[2], denominato "Codice della proprietà industriale" (CPI), semplifica ed innova una normativa composta da quasi 40 provvedimenti, stratificatisi nel tempo, nei confronti dei quali si rendeva assolutamente necessaria un'operazione di riunione e innovazione, per riordinare la disciplina relativa ai brevetti, ai marchi e ai disegni.
Il testo è composto da 246 articoli, suddivisi in otto capi: le disposizioni generali; le norme sostanziali, relative a ciascun titolo di proprietà industriale (Marchi, Indicazioni geografiche, disegni e modelli, Invenzioni, Invenzioni biotecnologiche, Modelli di utilità, Topografie dei prodotti e semiconduttori, Informazioni segrete, Nuove varietà vegetali), la disciplina per la tutela giurisdizionale, le condizioni per l'acquisizione ed il mantenimento in vita dei titoli e le relative procedure, le procedure speciali (Espropriazione, Trascrizione, ecc.), nuovo ordinamento professionale[3], la gestione dei servizi da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e le disposizioni transitorie comprensive delle norme abrogate[4].
In estrema sintesi il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio (temporaneo), di sfruttamento di una invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione[5]. Conseguenza, immediatamente intuibile, di ciò è che può essere particolarmente difficile conseguire la prova della responsabilità della violazione del diritto di proprietà industriale, ovvero della contraffazione, dato che la contraffazione stessa, di solito, comprende fasi che si svolgono lontano dalla sfera di controllo del titolare del diritto o comunque all'interno di strutture private, cui il titolare di regola non può accedere esercitando direttamente il suo diritto di autodifesa. In ogni caso, anche se fosse possibile accertare la violazione senza invadere la cosiddetta "sfera possessoria" del contraffattore, il titolare del diritto di proprietà intellettuale non potrebbe, senza disporre di un titolo giudiziale e senza l'intervento di un Pubblico Ufficiale (l'Ufficiale Giudiziario), analizzare e/o asportare gli strumenti della contraffazione o i prodotti contraffatti[6]. In altri termini, la tutela "concreta" della proprietà intellettuale, non può prescindere dalla possibilità di ottenere la cessazione della contraffazione attraverso un ordine giudiziario, assistito da misure coercitive adeguate[7]. Appare evidente che le misure giudiziali di tutela della proprietà industriale devono, prima di tutto, comprendere strumenti che agevolino il titolare del diritto di proprietà nella raccolta delle prove necessarie a farlo valere in sede giudiziaria
Secondo l'art.120 del C.P.I. la competenza giurisdizionale in materia di proprietà industriale ed intellettuale appartiene ad apposite "sezioni specializzate" di alcuni Tribunali e Corti d'Appello distribuiti sul territorio nazionale, create, in base alla stessa delega del Parlamento[8], ancora prima dell'emanazione del Codice con Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168[9], e composte da almeno sei magistrati "dotati di specifiche competenze", suddivisi in collegi formati da tre Giudici.
A questi dodici organi giudiziari, situati a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, possono essere chiesti quei provvedimenti cautelari "ante causam" (concessi dal Giudice prima dell'inizio vero e proprio del processo di accertamento), cioè principalmente il sequestro e/o la descrizione, previsti dall'art.129 del Decreto 30/2005[10], particolarmente efficaci giacché si svolgono in tempi brevi e, come nel caso dell'inibitoria, risultare anche definitivi[11].
Il Codice di Procedura Civile, la cui disciplina di base è applicabile quando le norme speciali del C.P.I. non sono sufficienti, prevede per tutti i "provvedimenti cautelari" due requisiti: il c.d. "Fumus boni juris" e il c.d. "Periculum in mora". Il primo consiste nella apparenza della probabile appartenenza del diritto in capo al ricorrente, mentre il secondo rappresenta il pregiudizio che il titolare subirebbe se dovesse attendere la conclusione della causa, cioè la sentenza definitiva. Nelle cause brevettuali il "fumus" deriva dalla probabile validità del brevetto[12], quanto al "periculum" si dà per scontato che sussista a seguito dello "sviamento" di clientela provocato dal contraffattore ai danni del titolare[13].
I provvedimenti sono trattati con procedura sommaria, e quindi relativamente breve,: potendo essere concessi anche entro pochi giorni. E' possibile che prima di prendere una decisione, il Giudice fissi un'udienza per ascoltare le ragioni della controparte; solo in casi di particolare urgenza o quando (ed è il caso più frequente), la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il Giudice procede "inaudita altera parte", ovvero senza contraddittorio (per evitare l'eventuale occultamento di prove), quindi, valutata la presenza dei requisiti, emetterà apposita Ordinanza di autorizzazione alla descrizione[14].
Ottenuto il provvedimento la parte richiedente si rivolge all'Ufficiale Giudiziario, competente per territorio, il quale, assistito da un Perito/Tecnico nominato dal Giudice, si reca presso la sede del "contraffattore", ovviamente senza preavviso[15], spesso accompagnato dall'avvocato e dai tecnici di parte del ricorrente, dove esegue la descrizione, anche forzatamente, quindi usando i poteri coercitivi tipici del Pubblico Ufficiale, ivi compresa la possibilità di farsi assistere dalla Forza Pubblica.
Il Tecnico, nominato dal Tribunale, "detta" di fatto all'Ufficiale Giudiziario il "verbale di descrizione[16]". Se è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione si possono anche prelevare dei campioni dell'oggetto/sostanza/apparato di cui si presume l'illecita contraffazione. La descrizione può cadere, oltre che sugli oggetti prodotti in violazione del brevetto, anche sui mezzi adibiti alla produzione dei medesimi, sugli elementi di prova (documentazione), concernenti la denunciata violazione e la sua entità[17].
Il provvedimento del Giudice specializzato rappresenta una sorta di "guida" pratica per l'esecuzione della descrizione, circoscrivendo i poteri e le facoltà di indagine del Pubblico Ufficiale; in ogni caso, se non provvede direttamente il Giudice con apposite disposizioni, dovrà essere l'Ufficiale Giudiziario ad adottare le misure pratiche idonee a garantire la riservatezza delle informazioni tecniche (strumenti, metodi di produzione ecc.), che risultano estranee al provvedimento cautelare, in modo che l'adempimento della descrizione non diventi occasione di illecita divulgazione di nozioni, questa volta a danno del presunto contraffattore.
Il verbale delle operazioni di descrizione (e di eventuale sequestro di materiale relativo), con il ricorso e provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia della misura, oltre ad essere depositati dall'Ufficiale procedente, con i campioni/documenti prelevati e rilievi fotografici effettuati, presso la Cancelleria della sezione specializzata che ha emesso il provvedimento, e presso cui la causa è incardinata.
A questo punto, il ricorrente deve iniziare la causa non oltre 30 giorni dal compimento della descrizione, altrimenti la stessa diviene inefficace.
Il sequestro, invece, colpisce dei beni che vengono bloccati e sigillati, dunque tolti dalla disponibilità materiale del presunto contraffattore. A differenza della inibitoria la misura non è auto esecutiva (ottenuto il provvedimento, si deve procedere come per la descrizione con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario e di un eventuale Perito nominato dal Giudice), e niente impedisce al contraffattore di continuare a violare il brevetto altrui[18].
Ulteriore misura cautelare prevista dal Codice Proprietà Industriale è quella prevista dall'art. 133 per cui l'Autorità giudiziaria può disporre, oltre alla inibitoria dell'uso nell'attività economica di un nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento (provvisorio) a favore dell'avente diritto.
La "descrizione di brevetto" (provvedimento cautelare), si differenzia dalla "descrizione dell'invenzione", che è la parte della "domanda di brevetto" in cui vengono messi in risalto (anche con il supporto di disegni), il problema tecnico e la soluzione proposta dall'invenzione: è necessario, affinché la domanda sia valida, che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e senza nemmeno dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili (art. 51 D.Lgs. 30/2005).
 
Ogni abitudine rende la nostra mano più ingegnosa
 e meno agile il nostro ingegno.
Friedrich Nietzsche


[1] Per approfondire l'intera tematica dei brevetti e marchi in genere vedi sito della Direzione Generale Lotta alla contraffazione-Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico: http://www.uibm.gov.it
 
[2] Atto avente forza di legge, emanato dal Governo per attuare la delega del Parlamento in materia di proprietà industriale, delega prevista dall'articolo 15 della legge n. 273 del 2002 ("Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"); l'articolo. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti; il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005 ed entrato in vigore il 19 marzo 2005.
 
[3] Si assiste, infatti, alla creazione di un nuovo ordine professionale per i Consulenti in proprietà industriale i quali potranno essere gli unici a rappresentare il titolare dei diritti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi
 
[4] L'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) è un ufficio del Ministero dello sviluppo economico del Governo italiano, che si occupa delle registrazioni dei marchi e dei brevetti.
 
[5] Per "invenzione" si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. L'invenzione può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).
In Italia la normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile, in particolare dal Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali". Più specificamente l'articolo 2585 definisce l'oggetto del brevetto come segue:"Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [...]"
 
[6] Cfr. "Le procedure d'urgenza del diritto industriale: il diritto italiano e l'evoluzione a livello comunitario" di Marco Saverio Spolidoro, contributo reperito sul sito www.gdf.it.
 
[7] Posto che l'arresto per debiti e le misure personali coercitive sono escluse nel nostro ordinamento dal principio per cui il debitore risponde dei propri illeciti civili con tutti i suoi beni, ma soltanto con i suoi beni e non con la sua persona.
 
[8] Cfr. www.studioparini.it
 
[9] D.Lgs. 27-6-2003 n. 168, "Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273".
 
[10] Art.129. Descrizione e sequestro
1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.
3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.
4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato
 
[11] In questo caso, previsto dall'art.131 CPI, con l'inibitoria il Giudice ordina al contraffattore di "non fare": divieto di produrre, vendere, commercializzare ecc. gli oggetti di qualsiasi genere, copiati illecitamente. Il provvedimento è auto esecutivo e non perde efficacia se non viene poi iniziata la causa di merito. Capita spesso, infatti, che la decisione assunta dal Giudice in sede cautelare resti definitiva, perché la parte soccombente preferisce non affrontare la successiva causa di merito, con le relative spese, specie quando ha già ottenuto tutela con la sola inibitoria, spontaneamente rispettata dal contraffattore, al quale il Giudice, su richiesta di parte, ha fissato il pagamento di una somma per ogni violazione e inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
 
[12] Ottenuto, per esempio, in Paese estero che effettua un esame di validità prima della concessione, o dalla probabile effettiva contraffazione, già confermata da un parere di un tecnico.
 
[13] Si considera che il pericolo non sussista solo in rari casi, ad esempio quando il titolare del brevetto abbia inviato una diffida al contraffattore e poi non abbia dato seguito alla pratica per lungo tempo.
 
[14] Si immagini anche che il titolare del brevetto non riesca a reperire in commercio il prodotto per analizzarlo, oppure che il suo costo sia eccessivo (es. macchinari di produzione), oppure anche comperando il prodotto non riesca a comprendere con quale procedimento sia stato realizzato. 
 
[15] Può anche avvenire che gli apparati "copiati" siano analizzabili solamente durante una occasione pubblica, come una "fiera campionaria", con evidente pregiudizio d'immagine per il contraffattore.
 
[16] Il verbale dell'Ufficiale Giudiziario assume rilevanza quale "Atto pubblico" che, ai sensi dell'art.2700 Codice Civile (Efficacia dell'atto pubblico). … fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
 
[17] L'articolo 125 del Codice prevede che ai fini del risarcimento del danno patito dal titolare del diritto contraffatto si tenga conto degli utili realizzati dal contraffattore in violazione del diritto, e dunque della entità della violazione.
 
[18] Sequestro e inibitoria sono provvedimenti che, a differenza della descrizione, presuppongono che la prova della contraffazione sia già in possesso della parte ricorrente, la quale chiede dunque delle misure con cui cerca di bloccare tale attività, con provvedimenti rilevanti e solitamente adottati dal Giudice soltanto dopo aver sentito le ragioni della parte resistente.
 
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:: Alberto Monari
Alberto Monari, (Carpi –Modena- 28 giugno 1971), si è laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e si è specializzato poi in Diritto, Economia e Politica delle Comunità Europee presso il Collegio Europeo di Parma. Ha lavorato per associazioni di categoria, enti pubblici, aziende private e studi di consulenza sia in Italia che all'estero, sempre nel settore delle politiche e del diritto comunitario. Dal 2005 è Funzionario Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Piacenza.
E' appassionato di Storia, Politica, Arte antica e Internet. Collabora con Kult fin dal 3° numero (dicembre 1994).
MAIL: diritto@kultunderground.org
 
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